L’imitation frauduleuse des marques

L’imitation frauduleuse des marques

Docteur Nuino Mourad

docteur en droit privé

L’imitation frauduleuse est « une reproduction approximative »^[1], qui permet sans reproduire la marque d’autrui, de s’en rapprocher suffisamment pour entraîner des confusions. L’imitation est ainsi l’utilisation sans l’accord  du titulaire de la marque, d’un signe qui lui est très proche, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’imitation frauduleuse est une reproduction déguisée et approximative^[2], qui empêche la marque de remplir sa fonction distinctive^[3], et qui consiste essentiellement à emprunter à une marque, des éléments, sans pour autant la reproduire. L’emprunt est calculé de manière qu’il puisse suffire à provoquer la confusion désirée^[4], en un mot «l’imitation est une contrefaçon qui cherche à se déguiser »^[5]

La qualification de l’imitation implique donc nécessairement un risque de confusion, c’est la principale différence avec la contrefaçon par reproduction. En effet, il ne suffit pas que les produits ou services soient similaires ou que les signes le soient aussi, ils doivent être suffisamment similaire pour que le risque de confusion soit envisageable.

§1- Le risque de confusion dans  les différentes formes d’imitation         Le risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine sera établi pour un consommateur moyen du type de produits en cause, lorsque ce consommateur peux par exemple être amené à penser que les produits marqués sont fabriqués ou distribués par ou sous le contrôle du titulaire de la marque original, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe.

         La confusion effective n’est pas nécessaire, seul le risque suffit à caractériser l’imitation. Il appartient au titulaire de la marque qui agit en contrefaçon par imitation d’apporter la preuve du risque de contrefaçon. Les juges du fond sont également tenus de motiver leurs décisions sur ce point.

A- Les fromes d’imitation

L’imitation n’est nullement d’une constance fixe, une large variété de méthodes est utilisée pour se rapprocher plus au moins au signe original, du signe lui ressemblant entièrement, au signe qui le reprend subtilement. La question qui se pose dès lors, est dans quelle mesure la ressemblance est assez proche pour constituer une imitation illicite ? L’article 155 nous fournie la réponse, lequel dispose que l’imitation est répréhensible : « s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit public ».

D’habitude, le contrefacteur en vue de s’approcher de la marque notoire, procède en règle générale à des ajouts, des retranchements ou de légères modifications entre sa marque et la marque antérieure^[6], pour créer avec elle des similitudes visuelles ou phonétiques ou même intellectuelles, la similitude doit pouvoir provoquer la confusion dans l’esprit du public et un détournement de la clientèle^[7].

I- Similitudes visuelles ou phonétiques

 Les similitudes peuvent être à la fois visuelles et phonétiques, ou simplement visuelles ou phonétiques. Une jurisprudence assez abondante le confirme, de laquelle nous citons quelques exemples. Ainsi, il a été jugé que « Twin » constituait une imitation illicite de « Twix »^[8], que « Lempo » est l’imitation de « Temp »^[9] et que « EQUEFRESH» est une imitation de « AQUAFRESH », ledit jugement estime que le changement de la lettre « A » par la lettre « E » est susceptible de créer une confusion dans l’esprit des clients et les induire en erreur sur l’origine du produits et la personne du fabriquant, d’autant plus que l’imitation porte sur le même produit situé dans la même classe^[10]. Dans un autre arrêt il a été jugé que « FERI » est la reproduction (phonétique) de « FAIRY », puisque qu’il reprend l’élément dominant de la marque de la demanderesse et que les différences en écriture n’écartent pas la confusion entre les deux marques, et ne rajoute aucune distinction^[11].

On somme,  pour les marques nominales faites pour être prononcées sans même être vues, « l’imitation matérielle consistera à utiliser un signe dont la consonance est trop proche et rappelle excessivement la marque authentique au point de créer le risque de confusion dans l’esprit du public »^[12].

Il n’est pas requis que les similitudes soient à la fois visuelles est phonétiques, puisque une simple ressemblance visuelle, entre deux dénominations, suffit à caractériser l’imitation illicite. Nous citons ici un exemple de décision rendue en ce sens : « il suffit de prononcer les marques MTV et  MVV pour se rendre compte de la forte ressemblance des deux marque tant à la prononciation qu’à l’écriture, qu’elles soient écrites en arabe ou en français, surtout que les deux marques concernent la fabrication du même produit, dans un autre sens la ressemblance phonétique entre MTV et MVV et leur ressemblances en écriture à part la lettre du milieu est susceptible de créer un cafouillage entre les deux et  induire en erreur le public »^[13].

Lorsqu’il s’agit de marques figuratives, il suffit généralement, pour que le grief  de l’imitation soit retenu, la détection de certaines similitudes visuelles, à savoir que  « la présentation générale de la marque soit reproduite »^[14]. Or nous sommes confrontés à une difficulté majeure : comment retenir des similitudes sans aboutir à protéger un genre ? Surtout que « Les contrefacteurs ont le plus souvent recours à la similitude de construction entre les marques qui présentent la même structure et la même composition »^[15].

En tout états de cause, le genre ne peut pas être protégé, c’est pour toutes ces raisons que les tribunaux cherchent si l’impression visuelle d’ensemble (l’aspect d’ensemble ou la présentation générale) que procurent les deux marques est de nature à créer un risque de confusion, il est de principe que les différences de détail ne font pas disparaitre la similitude d’ensemble^[16].

L’imitation peut être obtenue par différents procédés, par une plus ou moins grande analogie entre les signes ; elle peut également être plus intellectuelle et réalisée par contraste, inversion, et association d’idées.

II- Imitation intellectuelle
L’imitation intellectuelle est une approche subtile. En effet, « elle consiste à adopter une marque dont la structure est très différente de la marque d’autrui, mais qui conduit le consommateur à effectuer avec elle un rapprochement intellectuel »^[17], par le biais d’une association d’idées ou d’une analogie.

L’imitation intellectuelle peut se traduire à travers le recours à plusieurs techniques, dont  la première consiste à adopter le synonyme d’une marque protégée, « lequel, par définition, va véhiculer le même concept »^[18], à titre d’illustration : « Laine Japonaise » constituait l’imitation illicite de « Laine nippone » pour des textiles^[19].

Pour créer une similitude entre les marques, le contrefacteur peut également recourir à une notion de traduction, à condition que cette traduction soit comprise par la majorité du public. En effet, l’article 6 bis de la Convention d’Union, prévoit que la marque notoire peut s’opposer à l’enregistrement et à l’usage d’une autre marque. Qui en est la reproduction, l’imitation ou la traduction, et  susceptible de créer une confusion. Cette règle a été reprise par l’art 162 de la loi 17-97 qui énonce « que le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l’annulation de l’enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ».

L’analogie peut aussi découler de l’usage du contraste : La Vache qui Rit et La Vache Sérieuse, la seconde marque emprunt à la première les lignes générales de sa présentation se qui constitue une imitation par l’impression intellectuelle qu’elle évoque dans l’esprit du public^[20].

Il est en de même dans l’affaire Félix le chat contre Félix le souriceau : «  la réplique par contraste de Félix the cat par la dénomination Félix le Souriceau contribue bien à réaliser l’imitation de la marque première par la marque seconde entraînant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle pour les produits visés, et notamment, par l’impression intellectuelle reçue et conservée dans la mémoire du client moyennement attentif (tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 1998) »^[21].

B- Le risque de confusion

L’imitation n’est requise qu’à condition de l’établissement d’un risque de confusion qui existe dans l’esprit du public d’attention moyenne quant à l’origine des produits ou services qui lui sont proposés.

I- La confusion

L’imitation illicite s’appuie par essence sur la confusion, d’ailleurs la possibilité de cette dernière suffit pour que le délit d’imitation existe. Il n’est nullement nécessaire que la confusion soit réalisée, il suffit qu’elle soit possible ou probable. « C’est en effet le danger même de confusion qu’il faut prévenir pas besoin de prouver des confusions réalisées»^[22]. La victime de l’imitation n’est pas tenue de prouver des faits précis de confusion,  « il lui suffit de démontrer que les ressemblances sont telles qu’elles rendent tout à fait plausible la confusion dans l’esprit du public, et d’emporter ainsi la conviction des magistrats »^[23].

C’est en effet le sens qu’il faut donner à la décision des juges de siège, rendu au sujet d’une contrefaçon de bagagerie, selon laquelle « La vente de bagagerie revêtue de la marque « LY », présentant une forte similitude avec la bagagerie de la marque « LV » enregistrée nationalement et internationalement par la société Louis Vuitton Malletier, est de nature à caractériser la contrefaçon par imitation par la confusion qu’elle créée dans l’esprit du public »^[24].

Ce risque de confusion est beaucoup plus présent et plus dangereux au Maroc, étant donné que la plupart des marques sont en langues étrangères, tandis que la plupart des consommateurs ne connaissent pas ces langues, et dépendent pour leur choix souvent de l’aspect général du produit, plutôt que des détails qui montrent la différence entre la marque originale et celle qui l’imite. 

Les clients prennent rarement le produit d’imitation pour la marque authentique. Souvent, ils arrivent à faire la distinction entre les deux, mais ils achètent quand même le produit d’imitation, parce qu’ils pensent qu’il a un lien avec la marque, il leur attribut la même origine, « et c’est la référence à la marque authentique qui même inconsciemment, déclenche le choix d’acheter »^[25].

II- Le public

Il convient dans un second lieu, de démontrer que le public ciblé ne sera pas en mesure d’établir des différences entre les notions évoquées par chaque signe.

Par public, il faut entendre le consommateur final. Or, la définition juridique de consommateur est difficile à déterminer en l’absence d’une définition légale, c’est à la jurisprudence que revient la tâche de déterminer cette notion. En générale, est considéré  comme consommateur toute personne physique qui, pour satisfaire un besoin personnel, sans lien direct avec son activité professionnelle, contracte auprès d’un professionnel lui-même en exécution de son activité professionnelle ou commerciale, l’objet du contrat pouvant porter sur des biens comme sur des services.

L’expression public signifie toute personne susceptible d’être concernée par l’utilisation des marques en présence, couvrant notamment, de façon non limitative, les acheteurs, les acheteurs potentiels, les utilisateurs, les opérateurs avant, pendant ou après la vente.

Le consommateur de référence pour  les juges est un consommateur ordinaire « d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »^[26], et n’ayant pas au moment du choix les deux marques sous les yeux, ou ne les entend pas dans un temps rapproché. Cette définition jurisprudentielle  prend en considération d’une part, les études qui ont démontrées qu’un client passe moins d’une seconde pour choisir un produit, et d’autre part que l’imitation est de caractère approximatif.

§2- L’appréciation d’imitation

Pour savoir si une marque est une imitation ou non, il faut -précisent les tribunaux- procéder à une comparaison synthétique de la similitude entre les deux marques en présence et apprécier s’il y a ou non, danger de confusion^[27].

On relèvera pour cette appréciation davantage les ressemblances que les différences que le contrefacteur a toujours soin de conserver^[28]. « Il s’agit là d’une règle de bonne sens car, à défaut, il suffirait à l’imitateur de modifier quelque peu le signe imité pour échapper à toute condamnation, alors même que la vision d’ensemble de la marque copiée et du signe second laisserait apparaître une grande similitude »^[29].

Ainsi, le risque de confusion doit être apprécié d’une manière globale, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. L’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes, en accordant une attention particulière aux éléments distinctifs et dominants avec une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.

A- L’impression d’ensemble

La constatation de l’imitation d’une marque doit se réaliser par l’examen attentif des ressemblances d’ensemble, sans prendre en compte les différences de détail qui peuvent exister. Cette impression d’ensemble, tant visuelle que phonétique ou intellectuelle, étant observée que l’un de ces éléments peut être suffisant s’il génère un risque de confusion^[30]. « Dans la même perspective, l’appréciation des signes en cause doit se faire de manière synthétique. Lorsque la comparaison de la marque de référence et du signe copié, prise dans leur ensemble, permettra de retenir une similitude globale dans leur perception, l’imitation sera fautive, et ce, quelles que soit les différences retenues »^[31].

La comparaison porte sur les signes pris dans leur ensemble, et doit, dès lors, s’opérer de manière synthétique, sans les diviser en leurs éléments constituants. En revanche, le juge ne peut pas conclure à l’absence de risque de confusion, simplement parce que les éléments de la marque pris chacun séparément, diffèrent les uns des autres.

Cette construction dite du « tout indivisible » oblige les juges du fond à rechercher si dans l’ensemble la marque imitée avait ou non conservé son pouvoir distinctif.

B- Détermination de l’élément dominant

         La comparaison s’effectue par observation des éléments intrinsèques, ainsi, pour que l’imitation soit illicite, elle doit porter sur les éléments originaux et concrets, « ceux qui confèrent au signe son caractère distinctif »^[32] ou contribuent à sa constitution. Les éléments communs : usuels ou descriptifs peuvent être librement utilisés par les concurrents, puisque les marques comme on l’a souligné précédemment, se distinguent grâce à leurs éléments distinctifs. C’est en application de cette doctrine que le tribunal de commerce de Tanger a décidé que « centre d’optique Tétouan » n’est pas une imitation de « optique Tétouan » puisque le premier mot « optique » étant le genre ou le type d’activité, et que le deuxième mot « Tétouan » est la ville de l’activité, est du coup un élément banal et faiblement distinctif, d’autant plus que ce n’est pas une désignation qui comprend une spécificité distinctive, ou une particularité propre à la demandresse^[33].

Les éléments distinctifs et dominants d’une marque s’apprécient soit intrinsèquement, soit en prenant en considération la différence des activités et le rayonnement géographique des parties en présence. Ainsi, « un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement »^[34].

Quoique la loi ne le précise pas, il semble utile de rappeler que certains facteurs pertinents du cas d’espèce exercent en fait, un pouvoir décisif sur l’esprit des juges lors de l’appréciation de la confusion entre les deux marques. Ces facteurs incluent, en particulier « la connaissance de la marque sur le marché, l’association possible avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés »^[35], leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire, le cercle des personnes auxquels ils sont destinés, les canaux de distribution, la part du marché, l’étendu géographique et la durée de son usage.

De surcroît, en pratique, la jurisprudence est unanime sur le fait que le facteur de la notoriété de la marque imitée, et des manœuvres frauduleuses du contrefacteur qui a sciemment cherché à créer la confusion, pèsent dans l’esprit du juge au moment de l’appréciation de la confusion entre deux marques. En effet, « ce sont les circonstances de fait propres à chaque espèce qui forgent la conviction du juge sur l’existence du risque de confusion »^[36].

En conséquence du critère d’interdépendance, les éléments relevés dans une espèce donnée, réagiront les uns par rapport aux autres dans une sorte de phénomène de compensation, de ce fait, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Notons enfin que, à l’inverse du délit de contrefaçon (par reproduction ou apposition) qui est un délit matériel, le délit d’imitation frauduleuse (de par sa dénomination) suppose à la base l’existence d’une fraude, donc une intention coupable. Il s’agit donc d’un délit intentionnel pour lequel le demandeur aura à établir la mauvaise foi de l’imitation. Cette mauvaise foi pourra résulter des circonstances de la cause^[37].

A titre de conclusion de ce paragraphe, nous soulignons que la notion de risque de confusion exigée par la législation afin qu’une imitation soit jugée illicite « est définie de façon prétorienne. Cette notion est entendue d’une manière plutôt extensive, en sorte que la sphère laissée à la licéité de l’imitation est d’autant restreinte »^[38].

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[1] MATHELY Paul, Le droit français des signes distinctifs, Paris, libraire du journal des notaires et des avocats, 1984, p. 528.

[2] HAROUN Ali, La protection de la marque au Maghreb, Office des publications universitaires, Alger, 1979, p. 183.

[3] C. A., com. Fès, du 21/06/2001, n° 702 dossier n° 467.2001. OMPIC, Guide des marques, p. 98.

[4] ABBAR Hafida, « Protection des marques », La revue d’économie et de droit comparé, Casablanca 1992, n° 17, p. 155.

[5] MATHELY Paul, op. cit., p. 528.

[6] DEVERNAY Coralie, « Arthur et Félicie », ou la mort de la contrefaçon partielle des marques, Mém. DESS.,  Propriété industrielle, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2003-2004, p. 37.

[7] Tri 1^ère inst, com., Casablanca, jugement n° 6607/02 en date du 04/06/02, dossier n° 4797/2001, « WRANGLER » / « WRANGLER », CD OMPIC. Le jugement susvisé considère que cette imitation est un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale susceptible de détourner la clientèle au détriment du propriétaire de la marque sur la base de l’article 84 du D.O.C.

[8] Tri 1^ère inst, com.,  Casablanca, jugement n° 12539/02 en date du 14/11/02, dossier n° 6118/2002. CD. OMPIC.

[9] C. A, com., Fès, arrêt n° 1738 en date du 11/10/2012, dossier n° 10/1609, [inédit].

[10] Tri 1^ère inst, com., Casablanca, jugement n° 10546/02 en date du 14/10/02, dossier n° 4348/2002. CD. OMPIC.

[11] C. A., com., Casablanca, n° 1938 en date du 14/03/11, dossier n° 5022/16/2010, [inédit].

[12] AZÉMA Jacques, « Propriété industrielle », in Lamy droit commercial, 2011, Fasc. 2243., p. 1016.

[13] C. A., com. Fès,  n° 702 , en date du 21/06/2001dossier n° 467/2001.

[14] MATHELY Paul, op. cit., p. 544.

[15] OMPIC, Guide sur les marques de fabrique, de commerce ou de service : la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle modifiée et complétée par la loi 31.05, 2007, p. 100.

[16] Tri 1^ère inst, com., Casablanca, jugement n° 5431/08 en date du 05/05/2008, dossier n°7638/16/2007.

[17] AZÉMA Jacques, op. cit., n° 2276.

[18] DURRANDE Sylviane, « Contrefaçon », Rép. pen. Dalloz, avril 1998, Fasc. 207, n° 97.

[19] TRÉFIGNY Pascale, L’imitation : contribution à l’étude juridique des comportements référentiels, Strasbourg, Presse universitaire de Strasbourg, 2000, p. 132.  

[20] C.A., Paris, 4 mars 1959, D. 1960.26, note H. Desbois et, sur pourvoi, Cass. com. 5 janv. 1966, D. 1966.211, Ann. propr. ind. 1967.83.

[21] LE BOULANGER Christine, PERDIEU-MAUDIÈRE Françoise, L’industrie de la contrefaçon :de l’imitation à l’innovation, Paris, EMS management et société, 2000, p. 45.

[22] MATHÉLY Paul, op. cit., p. 531.

[23] TREFIGNY Pascale, op. cit., p. 118.  

[24] C. A., Com, Casablanca, n° 4606/2005 du 13 Décembre 2005, dossier  n° 4432/2004/17, in Revue des juridictions marocaines, n° 8-9, 2011, p. 347.

[25] MATHÉLY Paul, op. cit., p. 301.

[26] DREYFUS Nathalie, THOMAS Béatrice, Marque, dessins et modèles, Paris, Delmas, 2002, p. 196.

[27] BENSAHEL Albert-Claude, « La marque commerciale », Les éditions Almorafaa (la plaidoirie) (en langue arabe), L’Ordre des avocats d’Agadir, Agadir 2001, p. 22.

[28] CHAVANNE Albert, BRUST Jean-Jacques, Droit de propriété industrielle, Dalloz, Paris 1980, p. 504.

[29] TRÉFIGNY Pascale, op. cit., p. 126.

[30] AZÉMA Jacques, GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz, 2006, p. 848.

[31] TRÉFIGNY Pascale, op. cit., p. 126.

[32] MATHÉLY Paul, op. cit., p. 555.

[33] Tri 1^ère inst, com., Tanger, jugement n° 657 en date du 25/03/2014, dossier n° 1562/34/2013 , [inédit].

[34] SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, « Marques de fabrique, de commerce ou de service », Rép. com. Dalloz, octobre 2006, p. 76.

[35] DREYFUS, p. 196.

[36] BERRJAB Kaïs, L’identification de l’acte de contrefaçon de marque en Tunisie, Mém. DEA en Sciences Juridiques Fondamentales, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 2004, 96.

[37] BENSAHEL Albert-Claude, op. cit., p. 22

[38] TRÉFIGNY Pascale, op. cit., p. 123.